Een Adword is een advertentie die is gekoppeld aan een bepaald woord dat door een gebruiker van Google wordt ingevoerd in de zoekmachine. Wanneer een gebruiker ‘merkbescherming’ intypt, zullen naast de normale (organische) zoekresultaten ook advertenties te zien zijn, die gerelateerd zijn aan ‘merkbescherming’. Veel ondernemingen maken hier gebruik en ook misbruik van. Het gebruik van Adwords brengt met name bij misbruik zeer complexe juridische vraagstukken met zich mee. Immers wat mag wel en wat mag niet.

Op 14 december 2006 deed het Gerechtshof in Amsterdam uitspraak in een zaak over het gebruik van Adwords. De zaak was aangespannen door Portakabin tegen Primakabin, beide leveranciers van mobiele accommodaties. Primakabin heeft Adwords opgegeven, die gelijk, of bijna gelijk waren aan het woord ´Portakabin´. Portakabin spande om die reden een kort geding aan tegen haar concurrent. De rechter wees de vorderingen van Portokabin af, maar in het hoger beroep oordeelde het Hof dat Primakabin de Adwords nog steeds mocht gebruiken mits de Adwords niet doorlinkten naar haar eigen website waarop haar eigen producten werden aangeboden.

Wat was er nou aan de hand. Primakabin maakte gebruik van Adwords en had woorden opgegeven, die gelijk, of bijna gelijk, waren aan het woord "Portakabin". De achterliggende gedachte van deze Adwords was dat de gebruiker bij het intoetsen van het woord "Portakabin" uit zou komen bij de website van Primakabin. Portakabin sommeerde Primakabin meerdere malen om haar inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Portakabin, door het gebruikmaken van de voornoemde Adwords, te staken. Primakabin weigerde dit echter.

De partijen troffen elkaar in een kort geding, waarbij de rechter de vorderingen van Portakabin afwees. De rechter oordeelde dat het gebruik van een Adword niet is aan te merken als het gebruikmaken van een teken dat wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. In andere woorden, de rechter oordeelde dat Primakabin een Adword juist niet gebruikt om bijvoorbeeld een product te onderscheiden, zoals een merk dat doet, maar dat een Adword juist een andere functie vervult. Hierdoor kon Portakabin zich alleen nog beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux Verdrag betreffende het Intellectuele Eigendom (BVIE) dat zegt dat de merkhouder zich ook tegen gebruik van zijn merk kan verzetten, indien het merk niet wordt gebruikt om waren en/of diensten te onderscheiden. Ook dit specifieke onderdeel van artikel 2.20 mocht Portakabin niet baten. De reden hiervoor was dat Primakabin aantoonde dat zij ook handelde in tweedehands units van Portakabin, waardoor zij er belang bij had het woord Portakabin als Adword op te geven in zoekprogramma's. Op deze wijze kon zij klanten leiden naar haar eigen site, nu daarop tweedehands Portakabins werden verkocht.

In hoger beroep oordeelde het Hof dat de uitspraak van de rechter aangepast moest worden, in zoverre dat Primakabin nog steeds de Adwords mocht gebruiken zoals zij dat deed, maar de gebruiker van de zoekmachines dan alleen mocht leiden naar een onderdeel van haar website waarop de tweedehands units van het merk Portakabin worden aangeboden. Primakabin mocht dus alleen nog doorlinken naar de subpagina van haar eigen site waarop de units van Portakabin als tweedehands product werden aangeboden. Doorleiden naar haar website waarop haar eigen producten werden aangeboden was niet toegestaan.

Markeys is een onafhankelijke specialist op het gebied van naamontwikkeling, naamcreatie, merkadvies, merkregistratie en merkbescherming.